통상 디자인권자는 자신의 디자인 침해를 받았다고 판단되는 경우 내용증명 우편 등을 통해 디자인 침해 사실을 알리고, 침해행위의 중지 및 손해배상금의 지급 등을 요청하게 된다. 이때 섣불리 대응을 하기보다 전문 변호사 혹은 변리사와 상담을 받는 것이 가장 먼저 할 일이다. 대개 디자인권 침해 사건의 경우 구체적인 사실관계에 따라 전혀 다른 결론이 나올 수 있으며, 경우에 따라서는 디자인 등록 출원전에 공지된 인용 디자인을 찾아내어 상대방의 디자인을 무효화할 수도 있기 때문에 가능한 전문가와 충분한 시간을 가지고 협의해야 한다.
 
이를 좀더 살펴보면, 경고장을 받으면 침해하고 있다고 주장하는 디자인권의 등록번호와 등록내용(권리자 및 명의이전 관계, 도면, 물품의 명칭, 출원일 등)을 확인한 후, 상대방이 주장하는 대로 자신이 실시하고 있는지 확인해야 한다. 그리고 나서 실시 내용이 정확하고, 상대방의 디자인권도 유효하게 등록되어 있는 것으로 확인된다면 곧바로 변호사나 변리사와 함께 대응 방안을 검토하는 것이 좋다. 또, 경고장에서는 열흘 내지 2주 정도의 답변 기간을 주는 것이 일반적인데, 이는 상대방이 일방적으로 정한 기간에 불과하므로 반드시 따라야 할 의무는 없다. 사실관계를 면밀히 확인하고, 향후 진행 상황을 전문가와 함께 예측하여 전략적으로 대응하는 것이 더 바람직하기 때문이다.
 
디자인권자가 침해라고 주장하는 바가 자신이 실시하고 있는 내용과 일치한다면 먼저 디자인권의 유효성 여부를 검토해야 한다. 만약 무효 사유가 있다면 디자인보호법 제68조에 의한 디자인등록무효심판을 특허심판원에 청구할 수 있다. 대표적인 무효사유로 등록된 디자인이 그 출원 전에 국내 또는 국외에 공지되었거나 공연히 실시된 디자인 혹은 국내외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 인터넷 등을 통하여 공중이 이용가능하게 된 디자인과 동일, 유사한 경우다. 디자인보호법은 새로운 디자인을 보호하는 것이 원칙이므로 만약 심사과정에서 간과되어 등록되었다 하더라도 원래 무효인 디자인이므로 심판 절차를 통해 처음부터 권리가 없던 것으로 만들게 되는 것이다. 선행(先行) 디자인으로는 디자인권자의 등록 디자인의 출원일 이전에 공개되거나 등록된 디자인을 찾는 것이 가장 확실하며, 인터넷 등을 통해 찾은 디자인의 경우 인터넷 게시물의 작성 일자 등을 별도 확인하고, 제3자가 보더라도 그 날짜에 관해 다툼이 없어야 한다. 또, 해외 카탈로그 등에 유사한 디자인이 있는 경우에는 그 카탈로그의 발행일자를 확인하는 것이 좋다. 또, 출원 과정의 서류가 보관되어 있는 소위 ‘출원포대’를 복사하여 해당 디자인이 어떤 과정을 거쳐 등록했는지 알아두는 것도 상당히 도움이 된다. 디자인 출원과정에서 디자인권자가 스스로 주장한 내용은 무효심판 등에서도 좋은 자료가 될 수 있기 때문이다.
 
디자인등록을 무효로 만들기 힘든 경우에는 권리범위확인심판을 청구할 수 있다. 권리범위확인심판이란 특허심판원에 대하여 자신이 실시하고 있는 디자인이 디자인권자의 디자인과 유사하지 않으므로 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 받는 것인데, 이러한 심판을 ‘소극적 권리범위확인심판’이라고 한다. 권리범위확인심판은 특허심판원에서 담당하며 청구가 기각될 경우에는 특허법원에 심결 취소 소송을 제기할 수 있다. 이때 특허법원에서도 패할 경우 대법원에 상고할 수 있다. 다만 유의할 점은 법원은 특허심판원의 심결에 구속되지 않는다는 것이다. 즉 특허심판원에서 양 디자인이 서로 유사하지 않다고 판단하더라도 침해금지 혹은 손해배상 사건을 맡은 법원에서 반드시 그 결론을 따라야 하는 것은 아니라는 점이다.
 
 
법무법인/특허법인 다래
대표 변호사/변리사 조용식