발명이라는 행위는 오로지 자연인만이 가능한 것이고, 많은 발명이 법인 소속의 자유인인 종업원에 의해 이루어지고 있음을 지난 호에서 살펴보았다.

이번에는 최근 자주 분쟁이슈로 등장하고 있는 ‘종업원등이 자신이 소속된 법인에게 자신의 발명을 양도하지 않는 경우’에 대해 자세히 살펴본다. 이에 대해서는 전호에서 다룬 예약승계규정이 있는 경우와 예약승계규정이 없는 경우로 나눈다.

예약승계 규정이 있으면
먼저 예약승계 규정이 있는 경우 종업원은 회사에 자신이 발명을 완성했음을 신고해야 하고, 회사는 이에 대한 양수여부 의사를 종업원에게 표시해야 한다.

그런데 종업원이 직무상 한 발명을 회사에 신고하지 않는 문제가 발생하고 있는데 최근 기술경쟁이 격화되고 특허의 중요성이 부각되면서 현실에서 실제 많이 발생하고 있는 일들이다.

신고를 하지 않는 유형으로는 첫째 종업원 자신이 자신의 이름으로 출원하는 경우, 둘째 종업원이 개인적으로 알고 있는 타인에게 발명을 출원하게 하는 경우, 셋째 종업원이 퇴사하여 경쟁 회사를 설립해 발명을 출원하는 경우, 넷째 다니던 회사의 경쟁회사에 알려 발명을 출원하는 경우 등이 있다. 

이와 같은 경우 회사는 종업원에 대해서 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’ 등의 위반협의로 민사적으로는 특허권반환소송, 침해금지청구, 손해배상청구 등을 할 수 있고, 형사적으로는 영업비밀침해죄를 물을 수 있다.

다만 이런 경우를 회사는 그 종업원에게 회사의 영업비밀을 비밀로서 유지할 의무를 부과해야 한다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률제2조제3호라목). 따라서, 회사로서는 영업비밀준수의무를 부과한 규정을 만들어 종업원의 입사 시에 서약케 함은 물론, 퇴사 시에도 서약하게 하는 것이 좋다.

예약승계 규정이 없으면
다음으로 예약승계규정이 없는 경우 종업원은 자신의 발명 완성을 신고할 의무가 없고 자유로이 자신의 이름으로 특허출원을 할 수 있다. 즉 종업원이 직접 특허출원하여 독자적으로 사업을 영위할 수도 있고, 다른 제3의 회사에 양도할 수도 있다.

다만 이 경우에는 종업원이 다니던 회사는 무상으로 특허를 실시할 권리를 가지므로 종업원은 다니던 회사가 특허발명을 실시하더라도 특허권 침해에 대한 책임을 물을 수는 없다.

한편 예약승계규정이 없는 때에도 종업원은 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’을 위반할 가능성이 있다. 발명의 내용자체는 영업비밀이 아니더라도 발명의 배경이 되는 지식이 회사에서 보호하는 영업비밀일 수 있기 때문에 특허 명세서에 영업비밀이 포함되지 않도록 매우 신중하게 작성해야 한다.  

중소기업의 경우 보통 예약승계규정이나 영업비밀준수규정등을 준비하고 있지 않은 경우가 많다. 그러나 직무발명 보상금규정과 함께 명확하게 각종 규정들을 마련해 기업과 종업원 사이의 불필요한 분쟁을 방지할 필요가 있다.